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【欧州】クレーム解釈における明細書等の参酌に関して拡大審判部に付託(G 1/24)

IPニュース 2024.11.22
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(1)概要
 2024年6月24日付けEPO技術審判合議体の中間審決(T439/22)において、EPC第69条第1項第2文におけるクレームの解釈における明細書及び図面の参酌の規定について、拡大審判部に以下の質問が付託されました(G 1/24)。

1. EPC第52~57条に基づいて発明の特許性を評価するとき、クレームの解釈についてEPC第69条第1項第2文及びEPC第69条の解釈に関する議定書第1条が適用されるか?

2. 特許性を評価するためにクレームを解釈するとき、明細書及び図面を参酌してよいか?そうであれば、これは一般的に行われてよいか、或いは、当業者がクレームを単独で読み不明確又は曖昧であると判断した場合にのみ行われてよいか?

3. 特許性を評価するためにクレームを解釈するとき、明細書において明示的に記載されている、クレームで使用される用語の定義又は同様の情報を無視してよいか?そうであればどのような条件の下で無視してよいか?

(2)経緯
 T439/22は、EP 3076804 B1を維持するという異議部の決定に対する審判です。
 異議申立においては、クレームに記載の用語(「gathered」)の解釈が問題になりました。

 EPC第69条第1項第2文は、「明細書及び図面はクレームを解釈するために用いられる(the description and drawings shall be used to interpret the claims)」と規定しています。

 異議申立人は、クレームに記載の用語(「gathered」)の解釈するにあたっては、明細書の段落[0035]の下記の記載事項を参酌するべきと主張しました。
「[0035] As used herein, the term ‘gathered’ denotes that the sheet of tobacco material is convoluted, folded, or otherwise compressed or constricted substantially transversely to the cylindrical axis of the rod.」
(ここで使用される「集められた(gathered)」という用語は、タバコ材料のシートが、ロッドの円筒軸に対して実質的に横方向に、渦巻き状、折り畳み状、またはその他の方法で圧縮または狭められていることを表す。)

 異議申立人は、明細書の記載を参酌してクレームに記載の用語(「gathered」)を解釈すれば、クレームは先行技術文献(EP 2 368 449 A1、WO 2011/117750 A)に記載された「tobacco sheet 21」を含むから、新規性がないと主張しました。

 異議部は、クレームに記載の用語(「gathered」)を明細書及び図面を参酌せずに、当該技術分野で既知の通常の意味で解釈すると、クレームは先行技術文献(EP 2 368 449 A1、WO 2011/117750 A)に記載された「tobacco sheet 21」を含まないから、新規性を有するとして、特許を維持しました。
 EPC第69条第1項第2文についてのEPO判例法は審決が分かれています。EPC第69条はクレームを解釈する際に常に明細書や図面を考慮することを求めていることを示唆した審決があります。一方で、クレーム解釈における明細書のサポートは、クレームされた対象を明確にするために必要とされる、例外的なケースに制限されるべきことを示唆した審決もあります。

 そこで、クレームの解釈において明細書及び図面を参酌するかどうかについて統一的な判断を求め、上記の質問が付託されることとなりました。

(3)実務への影響
 G 1/24の結果により、EPOにおけるクレームに記載の用語の解釈について統一的な運用がなされていくことが期待されます。

 また、クレーム及び明細書等の作成にあたっても、G 1/24を考慮する必要がでてくる可能性があると思われます。

 なお、UPCの判決 (NanoString v 10x Genomics, UPC_CoA_335/2023) においては、特許のクレームは常に明細書に基づき解釈されるとされています。EPOが、クレーム解釈に関してUPCの判決を考慮するかどうかも興味深いところです。

(4) 詳細は以下のEPO 審判部のプレスリリースをご覧ください。
EPO HP:Referral to the Enlarged Board of Appeal – G 1/24 (“Heated aerosol”) 

(北出英敏、畠中省伍)

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