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　自明型二重特許（ＯＤＰ）と特許期間調整（ＰＴＡ）との関係を示したＣＡＦＣ判決をご紹介します。

判決：In re Cellect, LLC, Case Nos. 2022-1293; -1294; -1295; -1296 (Fed. Cir. Aug. 28, 2023)

本判決の概要
　自明型二重特許（ＯＤＰ）の判断は、ターミナルディスクレーマの有無に関わらず、特許期間調整（ＰＴＡ）を考慮した（期間調整後の）満了日に基づいてなされ、このとき、同じ優先日を有する一連のファミリー出願においてＰＴＡの付与により特許満了日が互いに異なる場合、早い満了日を有する出願が遅い満了日を有する出願に対してＯＤＰに基づく無効の根拠となり得る。

１．背景
　Cellect, LLCは携帯情報端末や電話など、イメージセンサーを備えたデバイスに関する５件の特許、6,982,742（’742特許）、6,424,369（’369特許）、6,452,626（’626特許）、7,002,621（’621特許）、6,862,036（’036特許）を所有している。これらの特許は１９９７年に出願された特許6,275,255（’255特許）に基づくＣＩＰ／ＣＡ出願であり、’742特許、’369特許、’626特許および’621特許の４件は、特許期間調整（Patent Term Adjustment; 以下、「ＰＴＡ」）により特許存続期間が延長されていた（それぞれ、７２６日、４５日、５９日および７５９日）。一方で’626特許のＣＡ出願である’036特許についてはＰＴＡによる特許存続期間の延長はなかった。
　上記パテントファミリーの関係は下図のとおりである。

２．事件の経緯
２－１．侵害訴訟の提起
　Cellectは、Samsungを相手に上記４件の特許（’742特許、’369特許、’626特許および’621特許）に基づきコロラド州連邦地方裁判所に侵害訴訟を提起した。Samsungは各々の特許に対して米国特許商標庁（ＵＳＰＴＯ）に査定系再審査（Ex Parte Reexamination）を請求し、当該４件の特許は互いに自明型二重特許（obviousness-type double patenting; 以下、「ＯＤＰ」）を根拠に特許可能でないと主張した。再審査手続において、主張されたクレームとＯＤＰ参照特許の関係は次のとおりである（太字は代表的なクレームを示す）。

　再審査の結果、ＵＳＰＴＯは、４件の特許についての各々の特許のクレームは、先行特許のクレームの自明な範囲であるとして拒絶した。

２－２．ＰＴＡＢの判断
　Cellectは再審査でのクレームの拒絶について、ＵＳＰＴＯの特許審判部（ＰＴＡＢ）に審判を請求し、ＯＤＰに基づく特許性の判断は、ＰＴＡが特許期間に付与される前の本来の満了日に基づくべきであると主張した。本件ではＰＴＡ付与後の満了日をもとにＯＰＤが判断されているため、この主張が認められれば、ＰＴＡ付与後の満了日に基づくＯＤＰの判断は不適法であり、ＰＴＡ付与前の本来の満了日をもとに判断されることになる。その場合、本件で引例とされた’036特許と他の４件は満了日が同じになるため、’036特許に基づくODPが他の４件に適用されず、特許無効を回避できる。
　Cellectはまた、ＯＤＰは、有効に付与された特許期間の延長（Patent Term Extension; 以下、「ＰＴＥ」）を無効化するものではないとしたＣＡＦＣの過去の裁判例（Merck & Co. v. Hi-Tech Pharmacal Co., 482 F.3d 1317 (Fed. Cir. 2007)）、およびＰＴＥについてはＯＤＰ特許の判断はＰＴＥ付与前の存続期間満了までになされるべきであるとした裁判例（Novartis AG v. Ezra Ventures LLC, 909 F.3d 1367 (Fed. Cir. 2018)）に注目し、ＰＴＡについても同様に判断されるべきであると主張した。
　ＰＴＡＢは、ＰＴＡとＰＴＥの制度目的の相違に鑑み、ＰＴＡの場合は、ＰＴＡが付与された後にターミナルディスクレーマが適用されると結論付けた。米国特許法154条(b)(2)(B)には、ＰＴＡはＰＴＥと異なり、ターミナルディスクレーマにおいて放棄された期間を超えてさらに特許期間を調整するものではないことが明記されている。本件特許においてターミナルディスクレーマは提出されていないが、ＰＴＡＢは、ターミナルディスクレーマはＯＤＰの克服にのみ使用されるものであって、ＯＤＰおよびターミナルディスクレーマは、ＰＴＡを含む特許期間について考慮されるべきものであるとした。さらにＰＴＡＢは、ＯＤＰの判断は、ターミナルディスクレーマの提出の有無に関わりなく、ＰＴＡで調整された特許満了日に基づくべきであると結論付けた。
　CellectはＣＡＦＣに控訴し、米国特許法154条(b)にもとづき、ＰＴＡ適用後のＯＤＰ適用はできないと主張した。

３．ＣＡＦＣの判断
　ＣＡＦＣは、ＰＴＡＢの判断を支持し、ＰＴＡおよびＰＴＥによって特許期間が延長された特許クレームがＯＤＰによって特許できないものであるかを判断する際には、ＰＴＡおよびＰＴＥのそれぞれについて別々の条項が規定されているため、異なる方法で扱われるべきであると理由付けた。
　ＰＴＡおよびＰＴＥは、いずれも失われた特許期間を回復することを目的としているが、ＰＴＡはＵＳＰＴＯによる特許処理の管理上の遅れを理由に、一定の条件を満たせば特許期間を延長するように設計されており、自明型二重特許が問題となるときにターミナルディスクレーマを超える期間まで特許期間を延長できるものではない。一方でＰＴＥは、医薬品の認可手続などの規制による製品承認の遅れを理由に特許期間を延長するように設計されており、自明型二重特許が問題となるときでもターミナルディスクレーマによって延長期間が排除されるものではない。
　二重特許には「同一発明型」(same invention type)と「自明型」(obviousness-type)の2種類がある。本件は、１件の親特許から継続出願（一部継続出願を含む）により５件の特許が派生し、そのうち４件がＰＴＡの適用を受けた。通常の特許実務では、自明型二重特許のリスクを回避するためにターミナルディスクレーマが提出されることが多いが、本件についてターミナルディスクレーマは提出されていなかった。しかし、ターミナルディスクレーマが提出されていたとしたら、それにより放棄されたＰＴＡの期間を維持することはできないため、４つの特許は、’036特許の満了日に満了していたことになる。
　以上のことから、ＣＡＦＣは、ＯＤＰの判断についての満了日は、ターミナルディスクレーマが提出されているかどうかに関係なく、ＰＴＡを考慮した（期間調整後の）満了日であると結論付け、Cellectの主張を退けた。
　ＰＴＥの場合には、ターミナルディスクレーマにより延長期間が変わらないものである点で、ＯＤＰの判断もＰＴＥ期間前の満了期間に基づいてなされ、満了日が同じであるためＯＤＰ引例とならないという判断であった一方、本件では、ターミナルディスクレーマが提出されることなくその後ＰＴＡが付与され、各特許で満了期間が異なるため、ＯＤＰの判断にあたりＰＴＡ付与後の満了日で判断する必要があり、’036特許が他の４件のＯＤＰ引例となった。

※後にCellectはＣＡＦＣに大法廷（en banc）の申立てを行ったが、この申立ては却下された。

（参考）
ＣＡＦＣ　ＨＰ：In re Cellect, LLC, Case Nos. 2022-1293 

（林　康次郎）